商標(biāo)駁回復(fù)審中的轉(zhuǎn)換條款說明

案情簡介：     

申請人漢斯·彼得·韋爾弗于２００１年８月２９日在第１５類樂器等商品上向商標(biāo)局提出“Ｒｏｃｋ貝司”商標(biāo)（以下稱申請商標(biāo)）的注冊申請，被商標(biāo)局駁回。申請人不服商標(biāo)局的駁回決定，向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。     

商標(biāo)局核駁通知書認(rèn)為，申請商標(biāo)中“貝司”為本類商品的通用名稱，依據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第一款第（二）項、第二十八條的規(guī)定，駁回申請，不予公告。     

申請人復(fù)審稱，申請商標(biāo)并未描述申請商品的特點，并且作為一個有創(chuàng)意的組合本身即具有顯著性，請求準(zhǔn)予申請商標(biāo)注冊。     

商評委經(jīng)評議認(rèn)為，申請商標(biāo)為“Ｒｏｃｋ貝司”，“Ｒｏｃｋ”可以譯為“搖滾樂、搖滾舞”，“貝司”為一種樂器的通用名稱，申請商標(biāo)使用在樂器等商品上，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，不能起到商標(biāo)的識別作用。    

審理結(jié)果：     

依據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項、第二十八條、第三十二條規(guī)定，商評委決定：申請人在第１５類樂器等商品上申請注冊的“Ｒｏｃｋ貝司”商標(biāo)予以駁回，不予初步審定公告。    

點評：     

本案主要涉及商標(biāo)駁回復(fù)審案件審理當(dāng)中的轉(zhuǎn)換適用法律條款問題。商標(biāo)局駁回決定依據(jù)的是商標(biāo)法第十一條第一款第（二）項，商評委則認(rèn)為申請商標(biāo)屬于缺乏顯著性的情形，應(yīng)當(dāng)適用商標(biāo)法第十一條第一款第（三）項。     

關(guān)于在商標(biāo)駁回復(fù)審案件中能否轉(zhuǎn)換適用法律條款，有一段時間人們的認(rèn)識并不是很一致。本案申請人在后續(xù)的司法審查中即表示了異議，認(rèn)為根據(jù)２００２年９月１７日修訂的《商標(biāo)評審規(guī)則》第三十五條的規(guī)定，商標(biāo)評審委員會審理駁回復(fù)審案件，應(yīng)當(dāng)針對商標(biāo)局的駁回決定和申請人申請復(fù)審的事實、理由、請求以及評審時的事實狀態(tài)進(jìn)行評審。因此，在評審階段對駁回理由的任何變更都是沒有法律依據(jù)的。     

這種觀點實際上主張，如果商標(biāo)局的駁回決定認(rèn)定事實或適用法律有誤或不能成立，商評委不應(yīng)當(dāng)再對申請商標(biāo)的可注冊性進(jìn)行審查，而應(yīng)徑行準(zhǔn)予申請商標(biāo)初步審定。    

筆者認(rèn)為，在商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，商評委作為商標(biāo)確權(quán)行政機(jī)構(gòu)，仍承擔(dān)著一定的主動審查義務(wù)，其依據(jù)商標(biāo)法及其相關(guān)規(guī)定對禁用、禁注標(biāo)志予以駁回，既是嚴(yán)格按照商標(biāo)法履行職責(zé)的表現(xiàn)，也有助于市場主體正確選擇具有可注冊性的標(biāo)志作為商標(biāo)。 　　

如果拘泥于商標(biāo)局的駁回決定，而將一些明顯違反商標(biāo)法禁止性規(guī)定的標(biāo)志準(zhǔn)予注冊，既不符合商標(biāo)法，也會對市場主體理解商標(biāo)法、選擇商標(biāo)產(chǎn)生誤導(dǎo)作用。同時，違反商標(biāo)法禁止性規(guī)定的標(biāo)志，即使暫時取得注冊，其權(quán)利基礎(chǔ)也是不穩(wěn)定的，在注冊之后的任何時間內(nèi)都可能在后續(xù)法律程序中遭到撤銷，這樣可能會給當(dāng)事人造成更大的損失，并不利于真正維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。    

《商標(biāo)評審規(guī)則》于２００５年９月２６日作了第二次修訂，該規(guī)則第二十七條規(guī)定，“商標(biāo)評審委員會審理不服商標(biāo)局駁回商標(biāo)注冊申請決定的復(fù)審案件，除應(yīng)當(dāng)適用商標(biāo)法第十條、第十一條、第十二條和第十六條第一款規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)針對商標(biāo)局的駁回決定和申請人申請復(fù)審的事實、理由、請求以及評審時的事實狀態(tài)進(jìn)行評審。商標(biāo)評審委員會根據(jù)本條前述規(guī)定作出復(fù)審決定前應(yīng)當(dāng)聽取申請人的意見。” 　　

這一規(guī)定意味著商評委在商標(biāo)駁回復(fù)審案件審理中，應(yīng)當(dāng)依據(jù)商標(biāo)法中的上述禁止性規(guī)定進(jìn)行主動審查，但應(yīng)就有關(guān)新增加的駁回理由聽取申請人的意見。需要注意的是，商評委的主動審查義務(wù)是有限的，只限于法律規(guī)定的絕對理由，而不包括對申請商標(biāo)進(jìn)行相對理由的審查。    

本案中，“貝司”作為一種樂器的通用名稱，指定使用在樂器等商品上，缺乏顯著特征，不能起到商標(biāo)的識別作用。根據(jù)《新英漢詞典（世紀(jì)版）》（上海譯文出版社２０００年１２月第１版，第１１６２頁）的解釋，“ＲＯＣＫ”在作為名詞時有“搖動、搖擺；搖滾樂、搖滾舞；（強(qiáng)節(jié)奏的）搖滾型音樂”等含義。鑒于申請商標(biāo)的指定使用商品為“樂器”等，普通消費者在樂器等商品上看到申請商標(biāo)中的“Ｒｏｃｋ”一詞時，更容易想到該詞的“搖滾樂、搖滾舞”這一含義。 　　

“Ｒｏｃｋ”一詞作為一種具有特定風(fēng)格的音樂或舞蹈的名稱，指定使用在樂器等商品上，應(yīng)認(rèn)定其缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征。申請商標(biāo)由缺乏顯著性的兩部分所構(gòu)成，在表現(xiàn)形式上僅為兩個通用名稱的簡單并列，并不具有獨創(chuàng)性，其整體仍然缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，依法不應(yīng)準(zhǔn)予注冊。     

因此，申請商標(biāo)不屬于商標(biāo)法第十一條第一款第（二）項規(guī)定的僅僅直接表示本商品質(zhì)量、主要原料、功能、用途等特點的標(biāo)志，而屬于商標(biāo)法第十一條第一款第（三）項規(guī)定的缺乏顯著特征的情形。雖然商標(biāo)局的駁回決定適用法律條款不準(zhǔn)確，但這并不能成為該標(biāo)志可以獲準(zhǔn)注冊的理由。